Adeguamenti della durata del brevetto in pericolo dopo In re Cellect

La decisione del Circuito Federale di questa settimana conferma che i brevetti con durata modificata possono essere invalidati da brevetti con scadenza anticipata appartenenti alla stessa famiglia di brevetti secondo la dottrina della doppia brevettazione di tipo ovvio (ODP). Questa sentenza è significativa per i titolari di brevetti che ottengono prima rivendicazioni che coprono un aspetto della loro invenzione, ricevono un adeguamento della durata del brevetto (PTA) a causa dei ritardi dell'Ufficio Brevetti con quella prima domanda e quindi brevettano ulteriori invenzioni divulgate nella domanda originale in continuazioni. La decisione Cellect implica che queste successive domande potrebbero invalidare il PTA del brevetto principale e ridurne la durata.

I professionisti dei brevetti dovrebbero monitorare attentamente questo caso. Le istanze per la riesame sono previste per il 12 ottobre 2023 e le memorie dell'amicus sono previste per il 26 ottobre 2023. Le aziende dovrebbero inoltre rivedere le loro strategie di procedimenti giudiziari sui brevetti per ridurre il rischio di sfide ODP intrafamiliari e per ridurre al minimo la loro dipendenza dal PTA quando altre opzioni sono disponibili.

La dottrina del doppio brevetto generalmente impedisce a un richiedente di ricevere più di un brevetto sulla stessa invenzione. L’ODP è un’estensione decisa dal giudice della dottrina del doppio brevetto che impedisce a un brevetto con scadenza successiva di avere una rivendicazione che sia “brevettabile indistinta” da una rivendicazione in un brevetto con scadenza anticipata.

L'ODP affonda le sue radici alla fine del 1800, quando la durata del brevetto statunitense veniva misurata dalla data di rilascio del brevetto. Con il vecchio sistema, gli inventori potevano teoricamente estendere la loro esclusività presentando diverse domande che rivendicavano ovvie variazioni della stessa cosa. I brevetti potevano essere rilasciati in tempi diversi, conferendo così all'inventore un monopolio più lungo. I tribunali hanno creato l'ODP per evitare questo tipo di potenziale percepito per l'abilità nel gioco.

L'ODP, tuttavia, ha una valvola di sicurezza. Se un richiedente possiede due brevetti su invenzioni indistinte, il richiedente può presentare una dichiarazione di non responsabilità terminale per far scadere i brevetti lo stesso giorno. Se il titolare del brevetto presenta una dichiarazione di non responsabilità prima della scadenza del brevetto con scadenza anticipata, ciò risolve l'ODP. Ma dopo la scadenza del primo brevetto, una clausola di esclusione della responsabilità non è più un’opzione: l’ODP rende semplicemente non valido il brevetto con scadenza successiva. Le liberatorie terminali sono quindi utili per proteggere i brevetti che scadono successivamente, ma possono comportare il costo di una preziosa durata del brevetto.

Il Congresso ha approvato diverse riforme che hanno interessato la durata dei brevetti negli anni ’80 e ’90. In primo luogo, nel 1984, il Congresso ha autorizzato le estensioni della durata del brevetto (PTE) per risarcire i titolari di brevetti farmaceutici per la durata del brevetto che è stata effettivamente persa durante il processo di revisione della FDA. Poi, nel 1995, il Congresso ha fissato la durata del brevetto al momento in cui l’inventore ha depositato la sua prima domanda di brevetto, e non al momento del rilascio del brevetto. Poiché il tempo durante la pendenza della domanda di brevetto ora diminuirebbe la durata del brevetto, il Congresso ha anche creato il PTA per compensare gli inventori per il tempo perso a causa di ritardi eccessivi da parte dell'Ufficio Brevetti. PTA e PTE significano entrambi che i brevetti che risalgono alla stessa domanda originale possono avere date di scadenza diverse.

Queste riforme hanno sollevato una domanda alla quale ci sono voluti più di due decenni per rispondere: quale ruolo gioca l’ODP in questo nuovo regime? Anche se diversi brevetti che rivendicano invenzioni correlate possono comunque scadere in tempi diversi, le differenze sono generalmente dovute ad aggiustamenti ed estensioni autorizzati dalla legge (PTA e PTE), non ad abilità nel gioco. Il Circuito Federale ha confermato nel 2007 (e di nuovo nel 2018) che le differenze nelle date di scadenza causate dal PTE non hanno attivato l’ODP, ma l’interazione tra PTA e ODP è stata meno certa.

A partire dal 2014, il Circuito Federale ha lasciato intendere che potrebbe vedere il PTA in modo diverso dal PTE. Da allora, diversi tribunali distrettuali si sono confrontati con la questione, giungendo a conclusioni diverse. Ma fino a In re Cellect, nessun caso aveva presentato in modo chiaro la questione al Circuito Federale.

Cellect riguarda una famiglia di cinque brevetti che coprono i sensori di immagine. Tutti i brevetti risalgono alla stessa domanda originale, quindi se non fosse stato per il PTA sarebbero scaduti contemporaneamente. Ma quattro dei cinque brevetti avevano il PTA, solo l’ultimo depositato ne era privo.